どのような構成要件の組合せも、その精度は別として、審査官はおよそ見つけられる、とチザム(Chisum)か何かの専門書で読んだことがあります。したがって、学術的な意味では、各特許審査では、In re Japikse, 181 F.2d 1019, 86 USPQ 70(CCPA 1950)(MPEP 2144.04 VI Cも参照)に基づき、部品の配置変更による自明性の拒絶を審査官が行うことになるのです。
このような場合の出願人の応答として、クレームに記載の構成要件の組合せの利点を特定することが考えられます。したがって、出願人はたいてい採算性がない反論を行うことになります。クレームに記載の構成要件の組合せが自明であって、その組合せに利点が認められるのであれば、過去に誰かがその組合せを使用したり、その特許を取得したり、また商品化を試みたりしていたことでしょう。
少なくとも次の2つの理由から、これは現実離れした思考というわけではありません。
まず、外国の出願人が米国特許実務には存在していないと考えている「進歩性」の類の反論が存在することが示されています。 部品の配置変更に基づく拒絶が一般的でないことは確かですが、審査官は、部品の配置変更以外の根拠があまりないような拒絶を行うことが少なくありません。このような拒絶への対応として、利点を強調する反論が行われます。(上級審査官がこの点を下級審査官に伝えるのが通例ですが、明示するわけではなく、ごく簡単にしか触れません)。
次に、審査官がそのような拒絶を行う可能性があるため、出願人(厳密には出願人の代理人)は、新規な点に焦点を当ててクレームの補正を行うべきです。 効果的な補正を行うために、新規な点のみに焦点を当てるのではなく、新規な点の周辺内容に焦点を当てることも確かにありますが、周辺内容を明確化する補正は、新規な点と無関係な場合にはあまり意味がありません。
例えば、携帯電話用の画期的な電話帳アプリケーションに関するクレームを特定のメモリの相互作用に限定しても、そのメモリの相互作用がこの画期的な技術の利点に直接関係しない限り、実りある限定とはいえないでしょう。
新規な点に集中して補正することによって、出願人は、他の側面でより広いクレーム範囲を保持したまま、効率的に審査を終えることができるのです。
審査官の経験値の評価に関してモダル(Modal PLLC)がお手伝いできることがあれば、ご連絡ください。