The Name Game

We received a request to discuss the titles and names used by Examiners, attorneys, and guests during interviews at the USPTO.  It’s an area in… Read More »The Name Game

Preamble On

It is well-established, “No litmus test defines when a preamble limits claim scope.” Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808 (Fed. Cir.… Read More »Preamble On

審査官の経験値

審査官の経験値に関するご質問をいただくことが少なくありません。案件担当の審査官の序列について出願人が知るためにはどうすればよいでしょう。 まず、「部分署名権限(partial signatory authority)」を持っている、もしくは主任審査官(Primary Examiner)である、という場合に、審査官に実績があると言えます。非常に経験豊富な審査官であっても、これらの立場を有していない場合があります。 また、審査官の実績は、審査官に直接尋ねる以外に知り得る方法がほとんどありません。しかし、審査官に直接尋ねると、答えてくれることがほとんどです。審査官が単独でインタビューを実施できるか、といった特定の業務の可否にこの質問が直接関係するため、インタビューの日程を決める際には確認しておくのが得策です。(審査官は通常、米国特許商標庁(USPTO)での勤務年数についての質問にも答えてくれますが、勤務年数の質問はあまり意味がなく、失礼に響く可能性があります。) 特定の手続きには主任審査官(Primary Examiner)の関与が必要となるため、審査官が主任審査官であるかどうかがオフィスアクションに明示されるのが一般的です。例:MPEP1004参照 そこで、主任審査官という肩書を署名に加えています。 /Shinji Ikari/主任審査官(Primary Examiner) 主任審査官との肩書きがあると、信頼性が高まるのが一般的です。したがって、主任審査官であれば、署名欄に明記する(「主任審査官(Primary Examiner)」と書く)のが通例です。 そこで、明記がなければ、業績は不明と言えます。 例えば、新任審査官の中には、オフィスアクションの署名欄にイニシャルのみを記す人もいます。この場合の署名は、審査長(SPE:Supervisory Patent Examiner)または主任審査官(Primary Examiner)の署名が追加されます。 /S. I./特許審査官/Gendo Ikari/審査長(Supervisory Patent Examiner) これらの審査官は経験が浅く、「部分署名権限(partial… Read More »審査官の経験値

試行プログラム「DSMER」に思うこと

米国特許商標庁(USPTO)では、発明適格性に対する応答を遅らせることができる試行プログラム(DSMER:Deferred Subject Matter Eligibility Response)が最近開始されました。本プログラムは、2022年7月30日に終了する予定です。

本プログラムの効果は限定的とも思われ、また、一部否定的な側面もあります。

まず、米国特許法101条に基づく発明適格性の拒絶と他の理拒絶由(例えば自明性)による拒絶の両方が出された出願のみ、本プログラムの対象となります。このプログラムの利用により、(a)「最終処分」まで、または(b)発明適格性に関する拒絶だけが残る段階まで、出願人は発明適格性の拒絶の応答を先送りすることができます。

ここで「最終処分」とはファイナルOAが該当するので要注意です。そのため、出願人は、1回のオフィスアクションに対してのみ発明適格性による拒絶の応答を先送りできるのが通例です。

つまり、ノンファイナルOAに対する応答の段階では発明適格性拒絶に応答しなくてよいことがこのプログラムの利点となります。したがって、プログラムへの参加要請を含むノンファイナルOAを受けた場合に、出願人は、(a)発明適格性に関する拒絶の応答を遅らせない、(b)発明適格性に関する拒絶への応答を一部遅らせる、(c)発明適格性に関する拒絶への応答を完全に遅らせる、という3つの方法から選択できます。

Read More »試行プログラム「DSMER」に思うこと

DSMER Thoughts

The USPTO recently began its Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) program.  The program is scheduled to conclude July 30, 2022. The program might have… Read More »DSMER Thoughts